律師提供專利法律服務業務操作指引(2010)
2025-07-04 14:18
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專利
專利權
專利申請
律師提供專利法律服務業務操作指引(本指引于2010年1月9日上海市律協業務研究與職業培訓委員會討論通過)目錄1專利制度介紹1.1專利權的概念1.2專利種類1.2.1發明1.2.2實
律師提供專利法律服務業務操作指引
(本指引于2010年1月9日上海市律協業務研究與職業培訓委員會討論通過)
目錄
1 專利制度介紹
1.1 專利權的概念
1.2 專利種類
1.2.1 發 明
1.2.2 實用新型專利
1.2.3 外觀設計專利
1.3 專利權的歸屬
1.4 專利權的授予條件
1.5 專利權的保護
1.5.1 保護范圍
1.5.2 侵權行為表現形式
1.6 專利權的期限、終止和無效
1.7 專利權強制許可
1.8 專利行政主管機構
1.8.1 中國國家知識產權局和地方知識產權局
1.8.2 專利復審委員會
1.8.3 海關
1.9 專利法法律體系
2 專利非訴訟法律業務
2.1 代理專利相關申請
2.1.1 國內專利申請
2.1.2 涉外專利申請
2.1.3 專利行政復議申請
2.1.4 專利復審申請
2.1.5 專利無效申請
2.2 合同業務
2.2.1 專利申請權及專利權的轉讓合同
2.2.2 專利實施許可合同
2.2.3 涉外專利許可及轉讓(技術進出口)合同
2.2.4 專利權的質押合同
2.3 企業專利管理
2.3.1 企業專利戰略的制定
2.3.2 企業專利管理內控制度
2.3.3 企業改制、并購、重組以及發行上市過程中涉及的專利問題
2.3.4 職務發明
2.4 代理專利行政維權
2.4.1 受案機關
2.4.2 需準備的材料
2.4.3 注意事項
2.5 專利權海關保護備案
2.5.1 辦理流程
2.5.2 需要材料
2.5.3 注意事項
3 專利民事訴訟法律業務
3.1 專利侵權糾紛案件
3.1.1 代理原告提起侵權之訴
3.1.2 代理被告應訴
3.2 專利申請權、專利權權屬糾紛案件
3.2.1 原告代理律師的注意事項
3.2.2 被告代理律師的注意事項
3.3 合同糾紛案件
3.3.1 轉讓專利申請權、轉讓專利權合同糾紛案件
3.3.2 專利實施許可合同糾紛案
3.4 發明專利申請公布后、專利權授予前使用費糾紛案件
3.5 職務發明獎酬金糾紛案件
4 專利行政訴訟法律業務
4.1 以國家知識產權局專利復審委員會為被告的案件
4.1.1 對維持駁回申請決定不服的糾紛
4.1.2 對專利權無效宣告請求決定不服的糾紛
4.2 以國家知識產權局為被告的案件
4.3 以地方專利管理機關為被告的案件
5 專利刑事訴訟法律業務
5.1 專利刑事案件的罪名和認定
5.2 辯護律師的主要工作及介入時間
5.3 辯護律師的抗辯事由
6 附件
1 專利制度介紹
1.1 專利權的概念
專利權屬于無形財產權,是指國家主管機關授予發明人的在一段時間內禁止他人未經允許實施其發明創造的權利,具有獨占性、地域性和時間性三大特點。在我國,專利權通常經國家知識產權局以頒發專利證書的形式而得以確認。
專利權與專利申請權并非兩項相同的權利。專利申請權,是指申請人對一項發明創造根據國家法律規定向專利局提出請求授予其專利權的一項權利。
1.2 專利種類
根據我國專利法規定,專利共分三類,是指發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。
1.2.1 發明專利
發明專利,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明專利是與“自然規律”有關的思想創新,是利用自然規律的結果,但自然規律本身并非發明,因此科學發現不同于發明。
1.2.2 實用新型專利
實用新型專利,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。申請實用新型專利的主體必須是產品,且必須有確定的形狀、固定的三維構造,能自由移動。對于無確定形狀的產品如氣態、液態產品及顆粒狀等的固態產品,以平面圖案設計為特征的產品,不可移動的建筑物均不能被授予實用新型專利。作為實用新型專利的產品的對象的產品還必須具有實用性。
一般而言,同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。
1.2.3 外觀設計專利
外觀設計專利,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。外觀設計專利可以是立體的,也可以是平面的。外觀設計專利必須以產品為依托,以追求美感目的為核心。
1.3 專利權的歸屬
一般情況下,非職務發明創造,申請專利的權利屬于發明人或者設計人;申請被批準后,該發明人或者設計人為專利權人。
自然人為執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。
利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。
1.4 專利權的授予條件
發明和實用新型獲得專利的實質要件包括:新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
申請專利的發明創造在申請日以前6個月內,有下列情況的,不喪失新穎性:(1)在中國政府主辦或承認的國際展覽會上首次展出的;(2)在國務院有關主管部門和全國性學術團體組織召開的學術會議或技術會議上首次發表的;(3)他人未經申請人同意而泄露其內容的。
創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
實用性,是指一項發明創造能夠在產業上進行制造或者使用,并且能夠產生積極的效果。
現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。
外觀設計專利獲得專利的實質要件為:新穎性、美觀性及不與在先的權利沖突。此處所言之美觀性,是指外觀設計使用在產品上時能使人產生美感,增加產品對消費者的吸引力。不與在先的權利沖突,如不得擅自將他人享有著作權的美術作品作為外觀設計申請專利。
1.5 專利權的保護
1.5.1 保護范圍
發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。
外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準,簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
1.5.2 侵權行為表現形式
(1)當專利權客體是一項產品時,未經專利權人允許,以營利為目的制造、使用、許諾銷售、銷售或者進口該產品。
(2)當專利權客體是一項方法時,未經專利權人允許,以營利為目的使用該方法,或者使用、許諾銷售、銷售或者進口用該方法所直接造成的產品。
(3)當專利權的客體是外觀設計時,未經專利權人允許,以營利為目的制造、銷售、許諾銷售或進口該外觀設計專利產品專利權的期限、終止和無效
自申請日起計算,發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年。
有下列情形之一的,專利權在期限屆滿前終止:(1)沒有按照規定繳納年費的。(2)專利權人以書面聲明放棄其專利權的。專利權在期限屆滿前終止的,由國務院專利行政部門登記和公告。
自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合法律有關規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定,并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定,由國務院專利行政部門登記和公告。對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的,可以自收到決定之日起3個月內向人民法院起訴。
1.6 專利權強制許可
強制許可是指國務院專利行政部門根據法律規定,不經專利權人的同意,直接許可具備實施條件的申請者實施發明或實用新型專利的一種行政措施。具體包括以下四種情況:
(1)專利權人自專利權被授予之日起滿三年,且自提出專利申請之日起滿四年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的。
(2)專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。
(3)為了公共健康目的,對取得專利權的藥品,國務院專利行政部門可以給予制造并將其出口到符合中華人民共和國參加的有關國際條約規定的國家或者地區的強制許可?!?br/> (4)在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。
(5)交叉強制許可。
1.7 專利行政主管機構
1.7.1 中國國家知識產權局
專利局的主要職能是受國家知識產權局委托,承擔原中國專利局受理、審查、授權、審理復審、撤銷、無效宣告請求等職能;行使專利合作條約的業務(PCT),包括通過PCT申請國際專利的受理,PCT規定的國際專利文獻檢索,以PCT名義對國際申請進行初審等。
1.7.2 專利復審委員會
審理對專利局駁回申請的決定不服,或者對專利局撤銷或者維持專利權的決定不服而提出的復審案件,審理宣告專利權無效請求的案件。
1.7.3 地方知識產權局
省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。
未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
1.7.4 海關
海關作為保護專利權的機關,其出發點和職能上是不同于司法機關的,是有權調處侵權糾紛的知識產權主管機關,其主要目的是依法履行制止非法進出口的職責。海關的知識產權保護方式包括主動保護和依申請保護兩種。
(1) 依職權保護方式
海關在查巡中,如果發現貨物涉嫌侵權的,將暫停該貨物的通關,同時要求貨物所有人將貨物的知識產權狀況向海關進行通報。另一方面,海關將有關情況通知知識產權權利人。專利權人在收到上訴通知后,應當在3個工作日之內答復,如果權利人在此3日內提出扣留請求,海關將扣留該批貨物并展開審查。如果認定貨物構成侵權的,海關將沒收侵權貨物并對發貨人進行罰款;如果排除侵權嫌疑的,海關則立即放行貨物;如果無法認定,必須將情況告知專利權人,專利權人有權向法院提起訴訟,以解決該專利權糾紛。
(2) 依申請保護方式
在專利權人沒有將其知識產權進行海關備案的情況下,如果專利權人發現侵權嫌疑貨物即將進出口,可以向貨物進入地的海關提出扣留貨物的申請(專利權人請求海關扣留侵權嫌疑貨物的,應當向海關提交與貨物等值的擔保金或金融機構保函),海關在收到該申請之后,應當對貨物進行扣留,并將貨物的扣留狀況通知專利權人。在收到上訴通知后,專利權人應當向法院提出訴前停止侵權的禁令或財產保全的措施,法院要求海關協助實行禁令的,應當在海關扣留貨物后20個工作日內通知海關。但海關在貨物扣留之日起20日內,未收到海關協助執行的通知的,應當放行被扣留的侵權嫌疑貨物。
與主動保護方式相比,有關權利不需要備案,海關對所扣留貨物的侵權狀況并不進行實質性地調查,有關侵權爭議最終需要由專利權人通過訴訟解決,海關不能對侵權行為進行處罰。
1.8 專利法法律體系
序號
規范性法律文件名
生效日期
1
《中華人民共和國專利法》
2009.10.1
2
《中華人民共和國民法通則》
1987.1.1
3
《中華人民共和國刑法》
1997.10.1
4
《專利法實施細則》
2002;修訂過程中
5
《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》
2001.7.1
6
《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》
2001.7.1
7
《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》
1992.2.9
8
《最高人民法院關于專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》
1987.6.29
9
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
2004.11.2
10
《專利代理條例》
1991.4.1
11
《專利行政執法辦法》
2001.12.17
12
《中華人民共和國知識產權海關保護條例》
2004.3.1
13
《國防專利條例》
2004.11.1
14
《審查指南》
修訂過程中
15
《國家知識產權局行政復議規程》
2002.9.1
16
《保護工業產權巴黎公約》
1985
17
《專利合作公約》
1993
18
《與貿易有關的知識產權協議》(TRIPS)
2001
2 專利非訴訟法律業務
2.1 代理專利相關申請
2.1.1 國內專利申請
(1)專利申請程序概要
依據專利法,發明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審以及授權五個階段。實用新型或者外觀設計專利申請在審批中不進行早期公布和實質審查,只有受理、初審和授權三個階段。
(2)律師(具有專利代理人資格的)代理專利申請,應該做好以下工作。
a)與申請人洽談,雙方簽署委托代理協議。
委托代理協議是確定律師(具有專利代理人資格的)與申請人間的代理關系,并規定各自的權利和義務的重要文件。律師應該與申請人洽談,解釋協議條款的內容,并按照雙方一致的意思表示確定協議內容。
b)指導申請人撰寫專利技術交底書
專利技術交底書是幫助代理人理解發明創造點,寫好申請文件的基礎,律師(具有專利代理人資格的)應指導申請人寫好專利技術交底書。一般的,專利技術交底書應包括以下內容:發明創造的名稱、所屬的技術領域、背景技術概況/針對現有技術的不足,闡明本發明要解決的技術問題、詳細說明該發明的技術內容、本發明與現有技術相比所具有的優點及技術效果、附圖及其簡要說明、能夠反映本發明的優異技術效果的實施例。
c)進行背景技術檢索,撰寫申請文件
一般來說,要撰寫好專利說明書應遵循以下基本步驟:A.要進行背景技術的檢索。做好專利申請前的檢索,是撰寫好申請文件和順利獲得批準的前提條件。代理人對檢索的結果要進行分析研究,以確定哪些是屬于影響新穎性的材料,哪些是影響創造性的材料,哪些僅僅是背景材料;B.確定最接近的對比文件;C.明確發明點,確立保護范圍;D.嚴格按照專利法實施細則第二章的規定,撰寫說明書、權利要求書、摘要,并制作附圖;E.檢查說明書和權利要求書的關系,檢查說明書和附圖的關系。
d) 制作專利申請文本,提交專利申請
申請發明專利的,申請文件應當包括:發明專利請求書、說明書(說明書有附圖的,應當提交說明書附圖)、權利要求書、摘要(必要時應當有摘要附圖)。申請實用新型專利的,申請文件應當包括:實用新型專利請求書、說明書、說明書附圖、權利要求書、摘要及其摘要附圖。申請外觀設計專利的,申請文件應當包括:外觀設計專利請求書、圖片或者照片;要求保護色彩的,還應當提交彩色圖片或者照片;還應當提交外觀設計簡要說明。
向專利局申請專利或辦理其他手續的,可以將申請文件或其他文件直接遞交、寄交或以電子申請的方式提交給專利局受理處或專利局設立的代辦處;但申請后提交的其他文件,要求優先權的申請,或要求優先權的申請必須直接遞交、寄交或以電子的方式提交給專利局受理處。
e)在初審程序中/發明專利實審階段答復實質審查意見通知
在實用新型、外觀設計專利申請過程中,審查員將對申請進行初步審查;在發明專利申請過程中,審查員將根據申請人提交的申請文件對專利申請文件進行初步審查和實質審查。初步審查的目的主要是審查申請人提交的申請文件是否符合專利法及其實施細則的規定。在發現存在可以補正的缺陷時,審查員通知申請人以補正的方式消除缺陷,使其符合公布的條件;在發現存在不可克服的明顯實質性缺陷時,審查員發出審查意見通知書,指明缺陷的性質,并通過駁回的方式結束審查程序,對發明專利申請進行實質審查的目的是要確定發明專利申請是否應當被授予專利權,特別是確定其是否符合專利法有關“新穎性、創造性和實用性”的規定。在專利申請的審查過程中,申請人可能會多次收到補正通知書和/或審查意見通知書,對補正通知書和/或審查意見通知書的答復將直接影響到專利申請的過程及結果。
f) 辦理登記手續,領取專利證書
實用新型和外觀設計專利申請經初步審查,發明專利申請經實質審查,未發現駁回理由的,專利局將發出授權通知書和辦理登記手續通知書。申請人接到授權通知書和辦理登記手續通知書以后,應當按照通知的要求在收到通知書之日起兩個月之內辦理登記手續并繳納規定的費用。辦理登記手續時,不必再提交任何文件,申請人只需按規定繳納專利登記費(包括公告印刷費用)和授權當年的年費、印花稅,除授予專利權當年之外的各年度的申請維持費(發明專利申請被授予專利權之前,自第三年度起應當繳納申請維持費)。在期限內辦理了登記手續并繳納了規定費用的,專利局將授予專利權,頒發專利證書,在專利登記簿上記錄,并在專利公報上公告,專利權自公告之日起生效。未在規定的期限內按規定辦理登記手續的,視為放棄取得專利權的權利。
g)專利授權后,管理相關期限和費用
專利申請被授予專利權后,專利權人應于每一年度期滿前一個月預繳下一年度的年費。期滿未繳納或未繳足,專利局將發出繳費通知書,通知專利權人自應當繳納年費期滿之日起六個月內補繳,且補繳時間超過規定時間一個月或以上的,需同時繳納滯納金。滯納金的金額按照每超過規定的繳費時間一個月,加收當年全額年費的5%計算;期滿未繳納的或者繳納數額不足的,專利權自應繳納年費期滿之日起終止。
2.1.2 涉外專利申請
中國單位或者個人可以通過以下途徑,在國外申請專利。
(1) 《巴黎公約》途徑
根據《巴黎公約》關于優先權的規定,在任一成員國提出發明或實用新型申請后,再向其它成員國提出同樣的申請時可以享有12個月的優先權,對于外觀設計申請,可以享有6個月的優先權。在此期間內有關該申請的任何公開或使用等,不影響該申請的新穎性。由于中國是巴黎公約成員國,中國申請人在國內申請專利后,可以利用巴黎公約關于優先權的規定,在向國外申請專利時要求優先權。
(2) PCT途徑
《專利合作條約(PCT)》是《巴黎公約》下的一個專門性條約,由世界知識產權組織進行管理。按照PCT的規定,在作為PCT受理局的任何一個國家局提出的一項專利申請,可以視為在指定的其它成員國同時提出了申請。實現了一國申請,多國有效。PCT申請的審批程序分為國際階段和國家階段。國際階段進行受理、公布、檢索和初審,國家階段由具體的國家局進行審查和授權。一項PCT申請進入具體國家階段的時間為自國際申請日(最早優先權日)起30個月內。這樣當中國申請人希望對一項發明創造得到多國專利保護時,可以利用PCT途徑,因為通過PCT途徑僅需向中國專利局提出一份國際申請,并有更多時間來考慮最終要進入哪些具體國家。外觀設計不適用PCT途徑。
申請人可根據國際檢索報告提及的現有技術資料,國際檢索報告的書面意見或及國際認可專利性初步審查報告,對本發明的專利性(新穎性、創造性和實用性)進行初步判斷,并可對權利要求進行適當的修改(如果必要的話),然后決定是否進入國家程序。
(3) 不要求優先權直接向某外國提出申請。某些國家或地區并非《巴黎公約》和PCT的成員國,只能依其國內法的要求提出專利申請。如臺灣不是PCT成員,中國大陸與臺灣地區互相不支持優先權。此外,自 2009 年10 月 1 日起 ,對在中國完成的發明創造,不再要求首先在中國申請專利,經保密審查后,即可直接在外國申請專利。
(4) 通過地區條約《歐洲專利公約》申請歐洲專利《授予歐洲專利公約》(EPC),該公約于 1973 年 10 月 5 日 在慕尼黑簽署, 1977 年 10 月 7 日 生效?!稓W洲專利公約》確立了歐洲專利制度,旨在加強歐洲國家在工業產權領域的合作,以便通過單一的授權程序在若干個締約國或所有締約國獲得專利保護。1977年根據《歐洲專利公約》建立歐洲專利局,其職責是向歐洲專利組織的成員國提供基于單獨專利申請和統一專利授權程序的專利保護,使發明專利在一個、數個或全部締約國獲得保護。如果申請人意欲在3個以上歐洲地區或國家申請專利,通過本條約將較向各締約國逐一提出申請更迅速、經濟。
(5) 申請歐共體聯合外觀設計2003 年 4 月 1 日起 ,歐盟的工業品外觀設計將可以通過單一的安全保護系統進行注冊。提交后的工業品外觀設計的注冊申請將由OHIM進行短期的審查,并在大約三個月內發放注冊證。
工業品外觀設計的注冊證將得到整個歐盟國家的承認,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國等27個成員國。
工業品外觀設計的最初注冊有效期為五年,但有效期可以續展,續展期為五年,最長續展期可達二十五年。
2.1.3 專利行政復議申請
專利行政復議是指公民、法人和其他組織認為國家知識產權局作出的除駁回和授權行為以外的具體行政行為侵犯其合法權益,作為國家知識產權局的行政相對人或者利害關系人依法向國家知識產權局提出復議申請,國家知識產權局依法受理、審理并作出決定的活動。關于專利行政復議的規范性法律文件有《中華人民共和國行政復議法》和《國家知識產權局行政復議規程》。
(1) 專利行政復議案件范圍
根據行政復議法的規定,對國家知識產權局的具體行政行為不服才能申請行政復議。行政復議規程的第五條列舉了可以申請復議的具體行政行為:(一)專利申請人對不予受理其申請不服的;(二)專利申請人對申請日的確定有爭議的;(三)專利申請人對視為未要求優先權不服的;(四)專利申請人對其專利申請按保密專利申請處理或者不按保密專利申請處理不服的;(五)專利申請人對專利申請視為撤回不服的;(六)專利申請人對視為放棄取得專利權的權利不服的;(七)專利權人對專利權終止不服的;(八)專利申請人、專利權人因耽誤有關期限導致其權利喪失,請求恢復權利而不予恢復的;(九)專利權人對給予實施強制許可的決定不服的;(十)強制許可請求人對終止實施強制許可的決定不服的;(十一)國際申請的申請人對國家知識產權局根據專利法實施細則第一百零二條終止其國際專利申請不服的;(十二)國際申請的申請人對國家知識產權局根據《專利法實施細則》第一百一十五條所作復查決定不服的;(十三)布圖設計登記申請人對不予受理布圖設計申請不服的;(十四)布圖設計登記申請人對布圖設計申請視為撤回不服的;(十五)布圖設計登記申請人、布圖設計權利人因耽誤有關期限造成權利喪失,請求恢復權利而不予恢復的;(十六)布圖設計權利人對非自愿許可決定不服的;(十七)布圖設計權利人、被控侵權人對侵犯布圖設計專有權所作行政處罰不服的;(十八)專利代理機構對撤銷其機構的處罰不服的;(十九)專利代理人對吊銷其《專利代理人資格證書》的處罰不服的;(二十)公民、法人和其他組織認為國家知識產權局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權益的。最后一項屬于“兜底”條款,包括國家知識產權局作出的其他一些具體行政行為,如:對分案申請視為未提出不服的;對不予減緩費用不服的;對不予退款不服的;對著錄項目變更不服的;對著錄項目變更申報視為未提出不服的;對中止程序不服的;對中止程序請求視為未提出不服的;對生物材料樣品視為未保藏不服的等等。
除上述列舉的具體行政行為外,對國家知識產權局以不作為形式存在的具體行政行為不服也可以申請復議,如當事人因耽誤有關期限導致其權利喪失,請求恢復權利而國家知識產權局超過合理期限遲遲不作出是否準予恢復權利的審批決定等。
此外,根據行政復議法第七條的規定,公民、法人和其他組織認為國家知識產權局的具體行政行為所依據的部門規章以下規定不合法,在對具體行政行為申請行政復議時,可以一并向國家知識產權局提出對該規定的審查申請。
(2) 專利行政復議案件處理流程
a)行政復議的申請
公民、法人和其他組織應當自知道具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請。
b)行政復議申請的受理
行政復議規程第十七條規定,法律事務處應在收到復議申請書之日起5個工作日內,對復議申請分別作如下處理:(一)復議申請符合行政復議規程規定的,予以受理,并向復議申請人發送受理通知書;(二)復議申請不符合行政復議規程規定的,決定不予受理并書面告知理由;(三)復議申請書不符合行政復議規程第十三條、第十四條規定的,通知申請人在指定期限內補正;逾期不補正的,視為未提出復議申請。
c)行政復議案件的審理
行政復議案件原則上采取書面方式審理。在審理的過程中,法律事務處可以向有關部門和人員調查情況,也可應請求聽取復議申請人或者第三人的口頭意見。復議申請人或者第三人提出聽取其口頭意見的請求后,法律事務處一般情況下均會滿足該請求,但也并不意味著必須滿足該請求。
d) 行政復議程序的結束
行政復議程序在下列三種情況下結束:(1)復議申請人在復議決定作出之前主動撤回其復議申請的,復議程序終止;(2)國家知識產權局有關部門向法律事務處提交對復議申請的書面答復意見,認為原具體行政行為確有錯誤并決定直接予以糾正的,復議程序終止;法律事務處應向復議申請人發出復議程序終止通知書,告知國家知識產權局有關部門已經決定直接予以糾正,復議程序終止,不再作出復議決定;(3)經審理作出行政復議決定的,復議程序結束。
e)復議決定的作出與送達
行政復議決定應當自受理復議申請之日起60日內作出,但情況復雜不能在規定期限內作出的,經規定的審批程序后可以延長期限,并通知復議申請人和第三人。延長的期限最多不得超過30日。復議決定書直接送達的,復議申請人在送達回證上的簽收日期為送達日期。復議決定書郵寄送達的,自交付郵寄之日起滿15日視為送達。復議決定書一經送達,即發生法律效力。
f) 不服復議決定的后續程序
根據行政復議法第十四條的規定,對國家知識產權局作出的行政復議決定不服的,相對人可以:(一)向人民法院提起行政訴訟;(二)向國務院申請裁決,由國務院作出最終裁決。上述兩種程序,相對人只能選擇進行其中的一種。
(3) 注意事項
a)提出復議申請的主體
主體可以是專利審查程序中的申請人、專利權人(含布圖設計申請人、權利人),也可以是利害關系人。所謂的利害關系必須是專利局做出具體行政行為時就已經存在的,專利局做出具體行政行為時,并沒有利害關系,以后才產生利害關系的,不能認為有復議利益。
b)提出復議申請的期限
在實際操作中,相對人提出復議申請,雖然超過了二個月時間,但只要是知識產權局確有錯誤,復議申請人亦使法律事務處相信其沒有放棄自己的權利,法律事務處一般均確認其提出耽誤期限的理由為正當理由,即受理其復議申請。
c)提出復議申請的形式
向專利局提出專利申請和向復審委員會提出復審、無效請求,均要使用知識產權局統一制訂的表格,但提出復議申請則不必。知識產權局雖然也印制有標準的復議申請書表格向相對人提供,但不是必須使用該表格。如果復議申請人手頭沒有該標準表格,也可以手寫或者打印的形式提交,但要求寫清楚復議的要求,提供初步的證據,如知識產權局作出的專利權終止通知書的復印件。復議申請書上要有復議申請人的親筆簽字,復議申請人是法人的,復議申請書上要蓋有法人印章。提交的復議申請書要求為一式兩份。
d) 提出復議申請的理由
提出復議申請并不要求復議申請人有充分的理由,只要復議申請人主觀上認為知識產權局的具體行政行為是錯誤的(不一定是真有錯誤)就可以了,并不要求其一定要提供證據證明專利局有錯誤,因為具體行政行為是否正確的舉證責任在行政機關,即在知識產權局。這里的“知識產權局的錯誤”有時要作擴大的解釋,在知識產權局向外發文的情況下,也包括郵局的錯誤,因為郵局的送交行為應視為知識產權局行為的延伸。當然,如果復議申請人承認是自己的錯誤,知識產權局并沒有錯誤,只是要求恢復權利,則不能通過復議程序來解決。
e)提出復議申請的途徑
提出專利申請要專利局受理處提交申請文件,但提出復議申請不必向受理處提出,而應當向法律事務處直接面交或者寄交。當然,如果通過受理處或者通過地方代辦處提交復議申請的,法律事務處收到后仍然有效,只是比直接向法律事務處提交耽誤時間。
f) 提出復議申請不必繳納費用
提出復議申請不必繳納費用,這也是復議法的規定,該規定也是合理的,即糾正行政機關的工作失誤,不能讓相對人承擔因此造成的開支。
(4) 申請書范本(見附件一)
在撰寫申請書時,應注意以下問題:A.復議申請書應填寫一式兩份;B.復議申請書可手工填寫;C.法人應加蓋法人印章、自然人應簽名,印章或簽名不得復??;D.復議要求和理由一欄如填寫不下,可以附頁;E.國家知識產權局以書面形式做出具體行政行為的,應附具該文件復印件兩份;F.有其他證據材料需要提交國家知識產權局的,應復印一式兩份。
2.1.4 專利復審申請
(1) 制度介紹
在審查程序中,申請人應審查員要求陳述意見或進行修改或補正以后,專利局認為申請仍不符合《專利法》及其實施細則規定的,將作出駁回申請的決定,書面通知申請人。申請人對專利局駁回申請的決定不服的,可以在收到通知之日起三個月內向國家知識產權局復審委員會請求復審。請求復審應當提交“復審請求書”一式兩份,在其中說明復審的理由,復審理由應當針對專利局的駁回決定中提出的事項請求進行申訴,否則不予受理。為了支持復審理由或者消除申請文件中的缺陷,申請人在請求復審時,可以附具有關證明文件或資料,也可以對駁回決定中涉及的部分內容進行修改。復審請求應當由全體申請人共同提出。請求復審還應當繳納規定的費用。
(2) 專利復審案件的處理流程
a)復審程序的啟動
復審程序啟動的時間:復審程序的啟動有一定的時間限制,專利申請人在接到駁回專利申請通知后3個月的時間內可以決定是否請求復審。
復審程序啟動的主體是專利申請人,只有專利申請人才有資格提起復審請求,其他任何單位和個人都無權啟動復審程序。
b)復審審查
專利復審委員會經過形式審查受理復審請求從而啟動復審程序后,首先將復審請求書(包括附具的證明文件和修改后的申請文件)連同原申請案卷一并送交作出駁回申請決定的原審查部門進行前置審查。原審查部門應當向專利復審委員會提出“前置審查意見書”。除特殊情況外,原審查部門應當在自收到案卷之日起1個月內完成前置審查。原審查部門在前置審查意見中同意撤銷原駁回決定的,專利復審委員會直接作出撤銷原駁回決定的復審決定,通知復審請求人,并且由原審查部門繼續進行審批。原審查部門在前置審查意見中堅持原駁回決定的,專利復審委員會成立合議組進行審查。
c)復審決定的作出
合議組經審查后作出復審決定。復審決定有兩大類,一種是撤銷原駁回決定。專利申請將恢復到作出駁回決定前的狀態,國務院專利行政部門繼續進行審查程序。另一種是維持原駁回決定。在這種情況下,專利申請人對專利復審委員會作出的維持原駁回決定不服的,可以在法定期限內進入后續司法救濟程序。
d) 后續的司法救濟程序
根據專利法第四十一條第二款的規定,專利申請人對專利復審委員會作出的復審決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。專利申請人未在規定的期限內起訴的,復審決定生效。專利申請人向法院起訴的,根據法院管轄權的相關規定,由北京市第一中級人民法院受理。根據法律規定,專利復審委員會作為被告參加訴訟。
(3) 律師的主要工作內容
a)分析確定請求復審的理由,撰寫并向專利復審委員會提交復審請求書,必要時,可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷;
b)對專利復審委員會合議組可能發出的復審通知書進行仔細研究并答復,必要時,可對專利申請文件進行修改以消除復審通知書指出的缺陷;
c)參加復審程序中可能發生的口頭審理;
d) 收到復審決定書后,若維持原駁回決定的,應協助客戶仔細分析;客戶對專利復審委員會的復審決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。
(4) 專利申請文件的修改及口頭審理
請求人在提出復審請求或者對專利復審委員會的復審通知書做出答復時,可以修改專利申請文件;但是,修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。
針對合議組發出的復審請求口頭審理通知書,復審請求人應當參加復審委員會在指定時間舉行的口頭審理或者在收到該通知書之日起一個月內針對通知書指出的缺陷進行書面答復;如果該通知書已指出申請不符合專利法和專利法實施細則有關規定的事實、理由和證據,復審請求人未參加口頭審理且期滿未進行書面答復的,其復審請求視為撤回。
(5) 復審請求書范本(見附件二)
2.1.5 專利無效申請
(1) 制度介紹
專利申請自授權之日起,任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法有關規定的,可以請求宣告該專利權無效。請求宣告專利權無效或者部分無效的,應當按規定繳納費用,提交無效宣告請求書一式兩份,寫明請求宣告無效的專利名稱、專利號并寫明依據的事實和理由,附上必要的證據。對專利的無效請求所作出的決定任何一方如有不服的,可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。專利局在決定發生法律效力以后予以登記和公告。宣告無效的專利權視為自始即不存在。
(2) 代理專利無效申請人的律師主要工作及注意事項
a)與客戶建立委托關系,根據無效請求的目的確定無效代理中的整體策略;
b)分析相關專利及公知技術,決定無效宣告請求的理由,并組織證據,按規定撰寫并提交無效請求書及相關證據,并及時繳納費用;
c)答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書;
d) 參加可能的口頭審理程序,對相關證據、事實進行質證、辯論,進一步結合證據闡述無效理由;
e)幫助客戶分析無效請求審查決定,以確定是否可能提起訴訟;若與侵權訴訟有關的,應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。
(3) 代理專利無效被申請人的律師主要工作及注意事項
a)與客戶建立委托關系,分析無效宣告請求書的理由、證據,確定無效代理中的整體策略;
b)按規定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書,必要時,應協助客戶修改被申請無效發明或實用新型專利的權利要求書;
c)答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書;
d) 參加可能的口頭審理程序,對相關證據、事實進行質證、辯論,進一步反駁無效宣告請求書無效理由;
e)幫助客戶分析無效請求審查決定,以確定是否可能提起訴訟;若與侵權訴訟有關的,應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。
上述無效代理過程中,律師如無專利代理人資格則只能作為公民代理。
(4)申請人的無效宣告請求書范本(見附件三)
2.2 合同業務
專利相關合同主要包括專利申請權及專利權轉讓合同、專利實施許可合同、專利權質押合同等幾種形式。
2.2.1 專利申請權及專利權的轉讓合同
(1) 主要條款
轉讓專利申請權或者專利權的,當事人應當訂立書面合同專利(申請)權轉讓合同,合同應當包括以下條款:
i.當事人;
ii.專利技術名稱、內容;
iii.專利申請日、專利號、申請號、專利權的有效期限;
iv.轉讓價款及其支付方式;
v.專利實施和實施許可情況;
vi.專利技術相關資料的交付;
vii.違約金或損失賠償額的計算方法;
viii.爭議的解決方式。
(2)登記程序、效力
專利(申請)權轉讓合同簽訂后,應當依法向國家知識產權局申請變更登記,并由國家知識產權局予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。需要提交的材料有:
i.讓與人與受讓人共同簽署的申請書;
ii.專利(申請)權轉讓合同;
iii.專利申請受理通知書或者專利證書和國家知識產權局出具的專利登記簿副本及有關權利證明;
iv. 讓與人與受讓人的身份證明,如營業執照、身份證;
v. 其他材料。
(3) 注意事項
從合同條款的表述上來說,專利權轉讓合同可能與專利實施許可合同存在相似之處。區分專利權轉讓合同可能與專利實施許可合同的關鍵在于合同的目的和效果不同。專利權轉讓合同的目的在于轉讓專利技術,在合同生效后,讓與人不得再對專利技術進行使用。而專利實施許可合同的目的在于授權他人在一定地域范圍內和一定期間內使用該項專利技術,專利權的歸屬并未產生變化。
轉讓專利申請權或者專利權的讓與人與受讓人訂立轉讓合同后,應當向國務院專利行政部門辦理登記。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。需要指出的是,當事人辦理登記,是專利申請權或者專利權轉移生效的要件,而不是轉讓合同生效的要件。依照合同法的規定,依法成立的轉讓專利申請權或者轉讓專利權的合同,自成立時即生效,當事人一方不得以未經登記為由主張合同無效。
專利被宣告無效地情況下,視為自始無效。在專利權轉讓合同簽訂后,如果出現專利被宣告無效的情形,專利權受讓人在能夠舉證證明出讓人存在惡意的情況下,專利權讓與人應當承擔賠償責任,或者法院認定如果專利權讓與人不返還專利轉讓費用顯失公平,則專利權讓與人應當全部或部分返還轉讓費用。專利權轉讓合同的雙方應當注意這一點,以合同約定規避可能產生的法律風險。
(4) 專利申請權轉讓合同范本(見附件四)
(5) 專利權轉讓合同范本(見附件五)
2.2.2 專利實施許可合同
(1) 專利實施許可的種類
專利實施許可主要包括獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可等三種形式。
a)獨占實施許可(簡稱獨占許可)是指在一定時間內,在專利權的一定地域范圍內,專利權人只許可一個被許可人實施其專利,而且專利權人自己也不得實施該專利。獨占實施許可被許可人的地位與專利權人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據合同的約定獨占地實施專利技術,排除專利權人的實施行為,也可以在專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟,或者請求人民法院采取訴前臨時措施。
b)排他實施許可(簡稱排他許可)也稱獨家許可,是指在一定時間內,在專利權的一定地域范圍內,專利權人只許可一個被許可人實施其專利,但專利權人自己有權實施該專利。排他許可與獨占許可的區別就在于排他許可中的專利權人自己享有實施該專利的權利,而獨占許可中的專利權人自己也不能實施該專利。
c)普通實施許可(簡稱普通許可)是指在一定時間內,專利權人許可他人實施其專利,同時保留許可第三人實施該專利的權利。這樣,在同一地域內,被許可人同時可能有若干家,專利權人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟,能否申請人民法院采取臨時措施,關鍵在于實施許可合同的具體約定。
(2) 主要條款
i. 當事人;
ii. 專利技術的名稱、內容;
iii.專利號及專利權的有效期限;
iv. 實施許可類型;
v.專利使用許可費及其支付方式;
vi.與該專利技術相關資料的交付;
vii.技術服務和培訓;
viii.備案手續;
ix. 違約責任;
x. 合同解除;
xi.爭議的解決方式。
(3)專利實施許可合同的備案
專利權人與他人訂立的專利實施許可合同,應當自合同生效之日起3個月內向相關專利行政部門申請備案。辦理專利實施許可合同備案的管理部門包括各省、自治區、直轄市以及廣州、武漢、沈陽、西安、石家莊五個城市的知識產權局。
需要提交的材料有:
i. 備案申請表;
ii.專利證書或者專利申請受理通知書;
iii.實施許可合同;
iv. 許可人和被許可人的主體資格證明。
(4) 注意事項
a)一般情況下,專利實施許可合同自合同簽訂之日起生效。備案并非專利實施許可合同的生效要件。但未經備案的合同,不得對抗善意的第三人。因此被許可人應當積極地進行備案,以防止因第三人使用該專利技術而使自身利益受到損害。
b)專利實施許可合同備案證明是辦理外匯、海關知識產權備案等相關手續的證明文件;
c)經過備案的專利實施許可合同的許可性質、范圍、時間、許可使用費的數額等,可以作為人民法院、管理專利工作的部門進行調解或確定侵權糾紛賠償數額是的參照。
(5) 專利實施許可合同范本(見附件六)
2.2.3 涉外專利許可及轉讓(技術進出口)合同
中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權的,應當依照有關法律、行政法規的規定辦理手續。在新《專利法實施條例》未出臺的情況下,目前涉外專利轉讓涉及的相關法律法規及其具體規定如下:
a)若待轉讓的專利申請權或專利權涉及禁止類技術,依據《技術進出口管理條例》的規定予以禁止,不得轉讓;
b)若待轉讓的專利申請權或專利權涉及限制類技術,當事人應當按照《技術進出口管理條例》的規定辦理技術出口審批手續,獲得批準的,當事人憑《技術出口許可證》到國家知識產權局辦理轉讓登記手續;
c)若待轉讓的專利申請權或專利權涉及自由類技術,當事人應當按照《技術進出口管理條例》和《技術進出口合同登記管理辦法》的規定,辦理技術出口登記手續;經登記的,當事人憑國務院商務主管部門或地方商務主管部門出具的《技術進出口合同登記證書》到國家知識產權局辦理轉讓登記手續。
2.2.4 專利權的質押合同
(1) 主要條款
i.出質人、質權人以及代理人或聯系人的姓名(名稱)、通訊地址;
ii.被擔保的主債權種類;
iii.債務人履行債務的期限;
iv.專利件數以及每項專利的名稱、專利號、申請日、頒證日;
v.質押擔保的范圍;
vi.質押的金額與支付方式;
vii.對質押期間進行專利權轉讓或實施許可的約定;
viii.質押期間維持專利權有效的約定;
ix.出現專利糾紛時出質人的責任;
x.質押期間專利權被撤銷或被宣告無效時的處理;
xi.違約及索賠;
xii.爭議的解決辦法;
xiii.質押期滿債務的清償方式;
xiv.當事人認為需要約定的其它事項;
xv.合同簽訂日期,簽名蓋章。
(2) 登記程序
根據《關于專利權質押合同登記工作的公告》(國家知識產權局公告第120號)的規定,專利質押合同登記工作由國家知識產權局專利局初審及流程管理部負責。
當事人應當提交以下材料:
i.專利權質押合同登記申請表;
ii.主合同和專利權質押合同;
iii.出質人的合法身份證明;
iv.委托書及代理人的身份證明;
v.專利權的有效證明;
vi.專利權出質前的實施及許可情況;
vii.上級主管部門或國務院有關主管部門的批準文件;
viii.其它需要提供的材料。
國家知識產權局以收到上述文件之日為登記申請受理日,并于受理日后15日(不含補正時間)內做出審查決定。經審查合格的專利權質押合同準予登記,并向當事人發送《專利權質押合同登記通知書》。經審查不合格或逾期不補正的,不予登記,并向當事人發送《專利權質押合同不予登記通知書》。
(3) 注意事項
a)國家知識產權局的審查要點:
i.質押合同條款是否齊全;
ii.出質人是否為專利權的所有人;
iii.專利權是否合法有效、持續穩定;
iv.質押期是否超過專利權有效期;
v.是否存在“債務履行期屆滿質權人未受清償時,質物的所有權歸質權人所有”的法律禁止性規定;
vi.申請材料是否按要求補正。
b)變更質權人、被擔保的主債權種類及數額或者質押擔保的范圍的,當事人應當于作出變更決定之日起七日內持變更協議、原《專利權質押合同登記通知書》和其他有關文件,向國家知識產權局辦理變更手續。
c)申請延長質押期限的,當事人應當在原質押期限屆滿前持延期協議、原《專利權質押合同登記通知書》及其他有關文件,向國家知識產權局辦理延期手續。
d) 提前解除質押合同的,當事人應當自解除質押合同的協議簽字后七日內持解除協議和《專利權質押合同登記通知書》向國家知識產權局辦理質押合同登記注銷手續。
e)專利權被無效、撤銷或其他原因喪失后,當事人應當在收到通知之日起七日內持專利權喪失憑證和原《專利權質押合同登記通知書》,向國家知識產權局辦理質押合同登記注銷手續。
f) 因主合同無效致使質押合同無效的,當事人應當向國家知識產權局辦理質押合同登記注銷手續。
g)質押期限屆滿,當事人應當持合同履行完畢憑證以及《專利權質押合同登記通知書》,向國家知識產權局辦理質押合同登記注銷手續。質押期限屆滿后15日內當事人不辦理注銷登記的,該合同登記將被自動注銷。
(4) 專利權質押合同范本(見附件七)
2.3 企業專利管理
2.3.1 企業專利戰略的制定
(1) 企業專利戰略的概念
企業的專利戰略,是指企業面對激烈競爭的環境,自覺主動地利用專利文獻提供的新技術新產品信息,利用專利制度提供的法律保護和其他種種條件,促進專利技術開發和科技創新,在技術競爭和市場競爭中,有效地保護企業的合法權益,謀取最大經濟利益,從而求取企業長期生存和不斷發展而制定和實行的一種長遠規劃和整體謀略。
(2) 企業專利戰略的類型
企業專利戰略以專利法律制度為依據,以專利保護、專利技術開發、專利技術實施、專利許可證貿易、專利信息和專利管理為主要對象,以技術市場為舞臺,以獲得最大經濟效益為目的,涉及政治、經濟、法律、技術、生產、經營、貿易、信息、知識產權等各個方面。專利戰略的劃分方式有以下兩種較為典型:
a)按專利法律狀態和專利工作一般過程劃分。根據專利的申請、審查和授權三種法律狀態,可分為專利申請戰略、專利保護戰略、專利排除戰略;根據專利技術的取得方式,可分為專利技術研究開發戰略、專利技術引進戰略;根據對專利的利用方式,可分為專利實施戰略、專利許可戰略、專利轉讓戰略等。
b)按應對市場競爭的戰略實施方式劃分可分為進攻型專利戰略、防御型專利戰略。常用的進攻型專利戰略有基本專利戰略、外圍專利戰略、專利出售戰略、專利收買戰略、專利回輸戰略等。常用的防御型專利戰略有取消對方專利戰略、繞開專利技術戰略、交叉許可戰略、技術公開戰略、有償轉讓與許可戰略等。
2.3.2 企業專利管理內控制度
建立企業專利管理內控制度應當包括以下幾個方面:
(1) 專利管理部門的建立
企業內部設立專利管理部,統籌企業專利工作,負責企業內部的專利管理工作。
(2) 專利產權管理
企業內部的專利產權管理內容包括:專利技術開發;專利申請、維持、放棄的確定,職務與非職務發明的審查;專利評價、評估;專利資產運營,包括專利權轉讓、許可貿易、運用實施,專利作價投資,專利權質押等;企業技術活動中形成的與專利申請相關技術檔案的管理及對技術人員業務活動的規范;對涉及專利技術開發權益的流動人員相關活動的規范;專利權保護,包括專利侵權監視、專利訴訟及專利權邊境保護等;其它企業專利產權管理事項。
(3) 專利信息利用
企業應當建立適合本企業的專利信息利用機制,建立企業內部專利信息數據庫。企業專利工作者應當及時收集、研究與企業相關的專利信息,為企業技術創新、經營管理等相關企業活動提出對策。
企業在產品、技術研究開發立項之前,應進行專利文獻檢索,在研究開發過程中及完成后,要進行必要的跟蹤檢索。企業對其研究開發項目進行鑒定驗收時應有專利檢索報告。
企業開展對外貿易有下列情形之一的,應進行項目專利檢索工作:技術、成套設備和關鍵設備的進出口;未在國內銷售過的原材料和產品的進口;未在其他國家和地區銷售過的原材料和產品的出口。
(4) 專利維護
企業專利狀況指標應當作為評價企業技術創新工作與專利工作的主要考核指標,包括以下指標:企業專利權、專利申請權擁有量指標,包括自主開發和引進的專利權、專利申請權;專利開發率指標,包括年度專利權、專利申請權數與同期研究開發投資額比,年度專利權、專利申請權數與企業技術人員數比等;專利收益指標,包括自主開發利用和引進專利的收益;企業專利管理狀況,包括專利管理綜合水平,專利產權管理狀況,專利信息利用狀況,制定與實施專利戰略狀況,專利收益分配與獎勵狀況等。
2.3.3 企業改制、并購、重組以及發行上市過程中涉及的專利問題
(1) 專利知識產權盡職調查
隨著科技發展,知識產權逐步成為公司整個價值的重要支柱,從而成為一項并購案件的核心目標。對目標公司知識產權盡職調查得不好,很可能導致知識產權無法獲取,收購的資產無法投入使用,各種各樣的知識產權風險、權屬不清,可能導致今后的訴訟和糾紛,對高新技術企業而言,可能導致反壟斷問題,使整個并購失敗,影響最終的架構。
專利知識產權盡職調查應當包括以下幾個方面:目標公司所享有的專利權狀況、目標公司所享有專利權的價值、目標公司現有及可能涉入的專利訴訟、目標公司是否已經將其專利權實施他人許可、改制或并購后是否會影響目標公司經授權實施的專利權的繼續實施。
從知識產權盡職調查的步驟上來說,應當掌握并購目的,確定交易結構,必須通過與投資方的討論了解并購在知識產權領域要達到的商業目的和計劃,從而清楚地掌握投資方希望獲得什么樣的資產和資產的使用方式,通過與目標公司的談判和了解。
(2) 專利技術的價值評估
根據《專利資產評估管理暫行辦法》的相關規定,國有專利資產占有單位有下列情形之一的,應當依法委托從事專利資產評估業務的評估機構進行專利資產評估:
i. 轉讓專利申請權、專利權的;
ii. 國有企業和事業單位作為法人在變更或終止前需要對專利資產作價的;
iii. 以國有專利資產與外國公司、企業、其他經濟組織或個人合資、合作實施的,或者許可外國公司、企業、其他經濟組織或個人合資、合作實施的;
iv. 以專利資產作價出資成立有限責任公司或股份有限公司的;
v. 需要進行專利資產評估的其他情形。
非國有專利資產因出資、轉讓等情形需要進行價值評估的,應當委托具有資產評估資格的評估機構對有關專利資產進行評估。
2.3.4 職務發明
(1) 為企業制定有關職務發明的管理制度
職務發明是指員工在執行其單位的任務或者主要利用其單位的物質技術條件所完成的發明創造。在公司與員工沒有特別約定的情況下,對于職務發明專利申請權的歸屬,法律規定公司為專利申請權人,申請被批準后,該公司為專利權人。對于職務發明的范圍,應當在企業專利管理制度中參照專利法相關規定予以明確規定。
(2) 發明人或設計人的獎勵和報酬的處理
2002年的《專利法實施細則》中規定了對職務發明創造的發明人或設計人的獎勵和報酬制度,但并沒有規定非國有企業事業單位對于職務發明創造的發明人或設計人必須給予獎勵和報酬。從維護企業利益與激勵員工的角度考慮,企業應當建立對于職務發明創造的發明人或設計人的獎勵和報酬制度。
2.4 代理專利行政維權
2.4.1 受案機關
對于專利侵權案件,專利權人可以請求專利主管部門進行處理。專利主管部門在進行處理時,認定侵權行為成立的,可以責令立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起15日內提起行政訴訟。但侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,專利主管部門可以申請人民法院強制執行。
對于假冒專利行為,專利權人或者利害關系人可以向專利主管部門進行投訴,要求專利主管部門進行查處。
2.4.2 需準備的材料
(1) 專利侵權案件
i. 行政處理請求書;
ii. 專利證書;
iii. 專利年費繳費證明;
iv. 被控侵權產品實物及購買發票;
v. 技術分析報告;
vi. 被控侵權人的營業執照。
(2) 假冒專利案件
i. 投訴書;
ii. 專利證書;
iii. 專利年費繳費證明;
iv. 被投訴人假冒專利的相關證據,包括實物產品、合同、產品的宣傳材料等。
2.4.3 注意事項
a)對于專利侵權糾紛案件的處理結果,當事人如果對專利主管部門的行政處理不服,可以在法定期間內向法院提起行政訴訟。
b)從程序上來說,對于專利侵權糾紛,專利主管部門首先進行調解程序,在當事人不愿意參加調解或者不能達成調解協議的情況下,專利管理部門才進行處理。
c)為了保證案件的受理,相關侵權品的購買過程也應當進行公證。
d) 行政管理機關無權處理專利侵權的賠償糾紛。行政機關在作出侵權認定后,可以應當事人的申請就賠償數額問題進行調解。
2.5 專利權海關保護備案
2.5.1 辦理流程
(1) 注冊成為海關總署知識產權備
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